(一)注册商标无效宣告的效力界定
《商标法》第四十七条规定:
“依照本法第四十四条、第四十五条的规定宣告无效的注册商标,由商标局予以公告,该注册商标专用权视为自始即不存在。宣告注册商标无效的决定或者裁定,对宣告无效前人民法院做出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定、调解书和工商行政管理部门做出并已执行的商标侵权案件的处理决定以及已经履行的商标转让或者使用许可合同不具有追溯力。但是,因商标注册人的恶意给他人造成的损失,应当给予赔偿。依照前款规定不返还商标侵权赔偿金、商标转让费、商标使用费,明显违反公平原则的,应当全部或者部分返还。”
由上述规定可知,注册商标宣告无效具有溯及力,即注册商标一旦被无效宣告后,其自注册之初就不受法律保护,但为了维护社会经济秩序法律,《商标法》设置了特定情形下的不追溯原则。同时,对于恶意注册行为规定了相应的赔偿责任,以平衡各方利益。但是,对注册商标无效宣告后,商标注册人或其被许可人在商标无效宣告前即注册商标有效期间使用商标的行为是否具有追溯力并未给出明确规定。这一法律空白导致了在司法实践中对注册商标无效宣告前使用行为的认定存在不同观点,并引发了诸多争议。
(二)注册商标无效宣告前使用行为的定性
关于注册商标无效宣告前的使用行为是否构成侵权,司法实践主要存在以下三种观点:
第一种观点认为注册商标无效宣告前的使用行为不构成侵权。
该观点主要基于商标注册决定的公信力,认为国家知识产权局关于准予商标注册的决定对于商标权人在内的社会公众具有一定的公信力,因信赖商标注册部门的决定而实施的相关商标使用、许可、转让或者保护等行为应当受到保护,不能因为注册商标之后被撤销或无效而使得原本合法的行为转变为侵权行为,否则,基于注册商标而进行的各种市场活动将缺乏确定性和可预期性,不利于市场主体的交易安全。在商标注册人不具有恶意的情况下,其在注册商标无效宣告前的使用行为,通常不应被视为侵权。
第二种观点认为注册商标无效宣告前的使用行为是否构成商标侵权取决于行为人的主观意图。
该观点认为,申请注册和使用商标应当遵循诚实信用原则。商标注册人的主观意图是判断其使用行为是否构成侵权的关键因素,其判断需综合考虑在先商标的知名度、商标注册人是否存在主观恶意以及商标使用行为等多个方面。如果商标注册人主观上存在恶意,其信赖利益便不应得到保护。一旦注册商标被宣告无效,在先的权利人可以主张在后的商标被无效宣告前的使用行为构成侵权。相反,对于善意注册人或使用人的使用行为则不应被视为侵权。
第三种观点认为注册商标无效宣告前的使用行为构成侵权。
该观点认为,商标侵权的认定不以行为人主观过错为要件,注册商标无效属于自始无效,行为人的使用行为没有合法的权利基础,使用自有注册商标不能作为不侵权抗辩事由,若其行为构成侵犯注册商标专用权的,应当承担商标侵权责任。