IPRpark：这就是知识产权的圈子
第一部分 前言
近几年，笔者在代理商标授权确权行政诉讼案件的过程中发现，不少商标申请人在刚收到商标评审委员会（以下简称“商评委”）作出的对其不利的行政裁决时常表示不服，但经过一番思虑后，又往往会放弃向法院提起行政诉讼，尽管内心确有不甘。经笔者进一步了解，其放弃理由往往不是综合分析案件本身的胜诉几率，而是朴素地认为“民告官”怎么可能赢？事实真的如此吗？
现借助于大数据，针对商评委以《中华人民共和国商标法》（下文简称“《商标法》”）第三十条【1】即以“相同近似”这一理由驳回，笔者研究了2018年至2019年上半年的573份“商标申请驳回复审行政纠纷”胜诉判决，总结出影响该类案件的14种关键理由，以便帮助商标申请人更有效地作出是否提起行政诉讼的决定，也希望对专业知识产权律师开展更精准、更有效的案件代理有所启示和借鉴。
关于“胜诉”的定义：本文所称“胜诉”是指人民法院依据《中华人民共和国行政诉讼法》（以下简称“《行政诉讼法》”）第七十条【2】、第八十九条第三款【3】的规定，判令被告即商标评审委员会重新作出行政行为的案件。
第二部分 正文
根据《行政诉讼法》第六条【4】及《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十八条【5】的规定，笔者将相关理由分为两大类，一是证明“商评委违反行政行为合法性”，二是出现“新证据”。
一
证明商评委违反行政行为合法性
根据《行政诉讼法》第六条的规定“人民法院审理行政案件，对行政行为是否合法进行审查。”而就商标申请驳回复审行政纠纷而言，商评委的决定是否违反合法性，可从以下三个方面的事实理由展开：
1、理由之“诉争商标和引证商标的商标标识不近似”（即行政行为依据的主要证据不足）
案例1：（2018）京73行初6311号
裁判要点：诉争商标“
”与引证商标“
”在呼叫、含义、整体视觉方面差异性明显，不构成近似商标。故诉争商标与引证商标未构成使用在同一种或类似服务上的近似商标。被诉决定证据不足，本院予以撤销。
商评委对一审结果不服，上诉。二审维持原判。
2、理由之“诉争商标和引证商标指定使用的商品不类似” （即行政行为依据的主要证据不足）
案例2：（2018）京73行初5655号
裁判要点：本案中，诉争商标指定使用的“声音传送装置”商品与引证商标一、三核定使用的商品在《类似商品和服务区分表》中分属不同的群组，且在实际使用过程中，诉争商标指定使用的“声音传送装置”商品与引证商标一、三核定使用的商品亦不构成类似商品。被诉决定证据不足，本院应予撤销。
3、理由之“商标申请人与引证商标所有人为同一主体”（行政行为依据的主要证据不足）
案例3：（2018）京行终2668号
裁判要点：诉争商标申请人大众公司（英文名称Volkswagen AG）与引证商标一、二持有人的名称一致，注册地址虽然略有不同，但不能据此否认大众公司与引证商标一、二持有人实质为同一市场主体的事实。因此，引证商标一、二不应成为诉争商标申请注册的在先权利障碍。
4、理由之“商评委违反法定程序”
案例4：(2018)最高法行再26号
裁判要点：商标局针对申请商标作出的驳回决定所依据的事实基础明显有误，在迪奥尔公司明确将此作为复审理由的情况下，商标评审委员会对此未予审查与置评的作法违反商标法实施条例第五十二条的规定，有违行政程序正当性的原则。
二
向法院提交“新证据”
行政诉讼中的举证责任主要在于被告,即作出具体行政行为的行政机关应当证明其行为的合法性。但这并不排斥行政相对人即原告进行举证，原告有权在行政诉讼中提交其在具体行政行为作出过程中未提交的证据。只不过这一权利应受到限制,即行政诉讼原告必须有正当理由,其提交的此类证据才会被法院作为新证据采纳。根据新证据的特点，笔者归纳为以下四种类型：
(一) 新证据：“踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫”
1、理由之“引证商标已过宽展期未续展”
案例5：（2018）京73行初9549号
裁判要点：引证商标因商标专用权到期未续展，已经被注销。在本案诉讼程序中，原告向本院提交了引证商标的信息页及流程打印件，由于该证据属于新证据，本院予以采信。引证商标已经被注销，其不再成为诉争商标注册申请的在先权利障碍。
2、理由之“引证商标已被驳回”
案例6：（2018）京73行初9648号
裁判要点：在本案审理期间，原告向本院提交了引证商标档案，证明引证商标的注册申请已被驳回，由于该证据属于新证据，本院予以采信。
3、理由之“引证商标权利人已经注销”
案例7：（2018）京73行初4082号
裁判要点：本案中，引证商标权利人已注销，且未对其商标权利进行处置，引证商标不再具备使用的可能，故其不应再构成诉争商标申请注册的在先障碍。
(二) 新证据：“除恶”
根据《商标法》第三十三条、第四十四条、第四十五条，在先权利人或利害关系人可以对已经初审公告的商标提交不予注册申请或对已经注册的商标提交无效宣告申请。而申请的理由一般是引证商标损害了系争商标申请人的权利，如以不正当手段抢先注册他人在先使用并有一定影响的商标等。因此下列两种理由正是诉争商标申请人利用法律武器维护自己权利的体现，故谓之“除恶”。
1、理由之“引证商标因异议程序被不予注册”
案例8：(2018)京73行初3329号
原告诉称：引证商标为抢注原告在先使用并有一定影响力的商标，原告对引证商标提出异议申请并收到了引证商标不予注册的决定。
裁判要点：引证商标被决定不予注册，诉争商标注册的权利障碍已发生变化，本院据此撤销被诉决定，被告应当在新的事实基础上对此重新审查并作出决定。
2、理由之“引证商标已经被宣告无效”
案例9：（2017）京73行初939号
裁判要点：本案中，引证商标已被无效宣告全部无效，相关公告发布在第1599期《商标公告》中，故其不再构成诉争商标的在先注册障碍。
(三) 新证据：“清理拦路虎”
理由之“引证商标已经因三年不使用被撤销”
根据《商标法》第四十九条规定，没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标，即俗称“撤三”。该规定的立法目的在于督促商标权人合法有效使用商标，客观上起到清理闲置商标，抑制“注而不用”，维护公平竞争秩序的目的。
从统计结果看，近七成的案件是因引证商标被撤三而取得胜诉，撤三成为诉争商标申请人扫除商标注册障碍的最常用的手段。
案例10：(2018)京73行初9146号
裁判要点：本院认为，引证商标一已被撤销，诉争商标注册的权利障碍已发生变化，本院据此撤销被诉决定，被告应当在新的事实基础上对此重新审查并作出决定。
值得一提的是，笔者在执业的过程中发现近年来撤三已经出现了一定的异化，有些诉争商标申请人恶意通过撤三程序，以达到打击竞争对手，抢夺商标权的目的。不仅给商标权人造成非常大的困扰，更是浪费了行政和司法资源。所以，在此建议诉争商标申请人应避免采用恶意撤三的形式来达到自己的目的。
(四) 新证据：“山重水复疑无路，柳暗花明又一村”
如果从上述提到的几个方面都找不到合适的理由，不妨换个角度，看看能否通过与引证商标所有人进行沟通取得案件进展？
1、理由之“与引证商标所有人签订《商标共存协议》”
案例11：（2018）京73行初1838号
裁判要点：本案中，原告已经与引证商标所有人签订了共存协议，且诉争商标与引证商标存在一定差别，故引证商标不再构成诉争商标的在先注册障碍。在此基础上，对于商品类似方面的问题无须再行评述。
需要注意的是：双方签订《商标共存协议》被法院认可的前提是诉争商标与引证商标存在一定差别。
2、理由之“引证商标转让至诉争商标申请人名下”
案例12：（2018）京73行初7374号
裁判要点：本案中，引证商标已转让给原告，故其不再构成诉争商标核准注册的在先权利障碍。
3、理由之“诉争商标转让给引证商标所有人”
案例13：（2018）京73行初10083号
裁判要点：至本案审理终结，原告与引证商标一至四商标权利所有人签订《共存协议》，且诉争商标亦正处于转让给引证商标一至四商标权利所有人的程序中，引证商标五已经被驳回注册，故引证商标一至五不再是诉争商标的注册障碍。被告应当在新的事实基础上对此重新审查并作出决定。
4、理由之“引证商标所有人注销部分商品”
案例14：(2018)京73行初5933号
裁判要点：引证商标因所有人申请注销已经在“家具”商品上被注销。（商标撤销公告刊登于2018年5月20日，总第1600期）。在本案诉讼程序中，原告向本院提交了商标注销公告，由于该证据属于新证据，本院予以采信。
第三部分 结语
通过对以上14种关键理由的梳理与归纳，今后申请人在面对商评委作出的驳回复审决定时，可以沿着上述思路并结合引证商标的具体情况进行全面、深入的分析，在全案分析的基础上再决定是否向法院提起行政诉讼。
附相关法律规定：
【1】《商标法》第三十条 申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。
【2】《行政诉讼法》第七十条 行政行为有下列情形之一的，人民法院判决撤销或者部分撤销，并可以判决被告重新作出行政行为：（一）主要证据不足的；（二）适用法律、法规错误的；（三）违反法定程序的；（四）超越职权的；（五）滥用职权的；（六）明显不当的。
【3】《行政诉讼法》第八十九条第三款 人民法院审理上诉案件，需要改变原审判决的，应当同时对被诉行政行为作出判决。
【4】《行政诉讼法》第六条 人民法院审理行政案件，对行政行为是否合法进行审查。
【5】《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十八条 人民法院审理商标授权确权行政案件的过程中，商标评审委员会对诉争商标予以驳回、不予核准注册或者予以无效宣告的事由不复存在的，人民法院可以依据新的事实撤销商标评审委员会相关裁决，并判令其根据变更后的事实重新作出裁决。
第一部分 前言
近几年，笔者在代理商标授权确权行政诉讼案件的过程中发现，不少商标申请人在刚收到商标评审委员会（以下简称“商评委”）作出的对其不利的行政裁决时常表示不服，但经过一番思虑后，又往往会放弃向法院提起行政诉讼，尽管内心确有不甘。经笔者进一步了解，其放弃理由往往不是综合分析案件本身的胜诉几率，而是朴素地认为“民告官”怎么可能赢？事实真的如此吗？
现借助于大数据，针对商评委以《中华人民共和国商标法》（下文简称“《商标法》”）第三十条【1】即以“相同近似”这一理由驳回，笔者研究了2018年至2019年上半年的573份“商标申请驳回复审行政纠纷”胜诉判决，总结出影响该类案件的14种关键理由，以便帮助商标申请人更有效地作出是否提起行政诉讼的决定，也希望对专业知识产权律师开展更精准、更有效的案件代理有所启示和借鉴。
关于“胜诉”的定义：本文所称“胜诉”是指人民法院依据《中华人民共和国行政诉讼法》（以下简称“《行政诉讼法》”）第七十条【2】、第八十九条第三款【3】的规定，判令被告即商标评审委员会重新作出行政行为的案件。
第二部分 正文
根据《行政诉讼法》第六条【4】及《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十八条【5】的规定，笔者将相关理由分为两大类，一是证明“商评委违反行政行为合法性”，二是出现“新证据”。
一
证明商评委违反行政行为合法性
根据《行政诉讼法》第六条的规定“人民法院审理行政案件，对行政行为是否合法进行审查。”而就商标申请驳回复审行政纠纷而言，商评委的决定是否违反合法性，可从以下三个方面的事实理由展开：
1、理由之“诉争商标和引证商标的商标标识不近似”（即行政行为依据的主要证据不足）
案例1：（2018）京73行初6311号
裁判要点：诉争商标“
”与引证商标“
”在呼叫、含义、整体视觉方面差异性明显，不构成近似商标。故诉争商标与引证商标未构成使用在同一种或类似服务上的近似商标。被诉决定证据不足，本院予以撤销。
商评委对一审结果不服，上诉。二审维持原判。
2、理由之“诉争商标和引证商标指定使用的商品不类似” （即行政行为依据的主要证据不足）
案例2：（2018）京73行初5655号
裁判要点：本案中，诉争商标指定使用的“声音传送装置”商品与引证商标一、三核定使用的商品在《类似商品和服务区分表》中分属不同的群组，且在实际使用过程中，诉争商标指定使用的“声音传送装置”商品与引证商标一、三核定使用的商品亦不构成类似商品。被诉决定证据不足，本院应予撤销。
3、理由之“商标申请人与引证商标所有人为同一主体”（行政行为依据的主要证据不足）
案例3：（2018）京行终2668号
裁判要点：诉争商标申请人大众公司（英文名称Volkswagen AG）与引证商标一、二持有人的名称一致，注册地址虽然略有不同，但不能据此否认大众公司与引证商标一、二持有人实质为同一市场主体的事实。因此，引证商标一、二不应成为诉争商标申请注册的在先权利障碍。
4、理由之“商评委违反法定程序”
案例4：(2018)最高法行再26号
裁判要点：商标局针对申请商标作出的驳回决定所依据的事实基础明显有误，在迪奥尔公司明确将此作为复审理由的情况下，商标评审委员会对此未予审查与置评的作法违反商标法实施条例第五十二条的规定，有违行政程序正当性的原则。
二
向法院提交“新证据”
行政诉讼中的举证责任主要在于被告,即作出具体行政行为的行政机关应当证明其行为的合法性。但这并不排斥行政相对人即原告进行举证，原告有权在行政诉讼中提交其在具体行政行为作出过程中未提交的证据。只不过这一权利应受到限制,即行政诉讼原告必须有正当理由,其提交的此类证据才会被法院作为新证据采纳。根据新证据的特点，笔者归纳为以下四种类型：
(一) 新证据：“踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫”
1、理由之“引证商标已过宽展期未续展”
案例5：（2018）京73行初9549号
裁判要点：引证商标因商标专用权到期未续展，已经被注销。在本案诉讼程序中，原告向本院提交了引证商标的信息页及流程打印件，由于该证据属于新证据，本院予以采信。引证商标已经被注销，其不再成为诉争商标注册申请的在先权利障碍。
2、理由之“引证商标已被驳回”
案例6：（2018）京73行初9648号
裁判要点：在本案审理期间，原告向本院提交了引证商标档案，证明引证商标的注册申请已被驳回，由于该证据属于新证据，本院予以采信。
3、理由之“引证商标权利人已经注销”
案例7：（2018）京73行初4082号
裁判要点：本案中，引证商标权利人已注销，且未对其商标权利进行处置，引证商标不再具备使用的可能，故其不应再构成诉争商标申请注册的在先障碍。
(二) 新证据：“除恶”
根据《商标法》第三十三条、第四十四条、第四十五条，在先权利人或利害关系人可以对已经初审公告的商标提交不予注册申请或对已经注册的商标提交无效宣告申请。而申请的理由一般是引证商标损害了系争商标申请人的权利，如以不正当手段抢先注册他人在先使用并有一定影响的商标等。因此下列两种理由正是诉争商标申请人利用法律武器维护自己权利的体现，故谓之“除恶”。
1、理由之“引证商标因异议程序被不予注册”
案例8：(2018)京73行初3329号
原告诉称：引证商标为抢注原告在先使用并有一定影响力的商标，原告对引证商标提出异议申请并收到了引证商标不予注册的决定。
裁判要点：引证商标被决定不予注册，诉争商标注册的权利障碍已发生变化，本院据此撤销被诉决定，被告应当在新的事实基础上对此重新审查并作出决定。
2、理由之“引证商标已经被宣告无效”
案例9：（2017）京73行初939号
裁判要点：本案中，引证商标已被无效宣告全部无效，相关公告发布在第1599期《商标公告》中，故其不再构成诉争商标的在先注册障碍。
(三) 新证据：“清理拦路虎”
理由之“引证商标已经因三年不使用被撤销”
根据《商标法》第四十九条规定，没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标，即俗称“撤三”。该规定的立法目的在于督促商标权人合法有效使用商标，客观上起到清理闲置商标，抑制“注而不用”，维护公平竞争秩序的目的。
从统计结果看，近七成的案件是因引证商标被撤三而取得胜诉，撤三成为诉争商标申请人扫除商标注册障碍的最常用的手段。
案例10：(2018)京73行初9146号
裁判要点：本院认为，引证商标一已被撤销，诉争商标注册的权利障碍已发生变化，本院据此撤销被诉决定，被告应当在新的事实基础上对此重新审查并作出决定。
值得一提的是，笔者在执业的过程中发现近年来撤三已经出现了一定的异化，有些诉争商标申请人恶意通过撤三程序，以达到打击竞争对手，抢夺商标权的目的。不仅给商标权人造成非常大的困扰，更是浪费了行政和司法资源。所以，在此建议诉争商标申请人应避免采用恶意撤三的形式来达到自己的目的。
(四) 新证据：“山重水复疑无路，柳暗花明又一村”
如果从上述提到的几个方面都找不到合适的理由，不妨换个角度，看看能否通过与引证商标所有人进行沟通取得案件进展？
1、理由之“与引证商标所有人签订《商标共存协议》”
案例11：（2018）京73行初1838号
裁判要点：本案中，原告已经与引证商标所有人签订了共存协议，且诉争商标与引证商标存在一定差别，故引证商标不再构成诉争商标的在先注册障碍。在此基础上，对于商品类似方面的问题无须再行评述。
需要注意的是：双方签订《商标共存协议》被法院认可的前提是诉争商标与引证商标存在一定差别。
2、理由之“引证商标转让至诉争商标申请人名下”
案例12：（2018）京73行初7374号
裁判要点：本案中，引证商标已转让给原告，故其不再构成诉争商标核准注册的在先权利障碍。
3、理由之“诉争商标转让给引证商标所有人”
案例13：（2018）京73行初10083号
裁判要点：至本案审理终结，原告与引证商标一至四商标权利所有人签订《共存协议》，且诉争商标亦正处于转让给引证商标一至四商标权利所有人的程序中，引证商标五已经被驳回注册，故引证商标一至五不再是诉争商标的注册障碍。被告应当在新的事实基础上对此重新审查并作出决定。
4、理由之“引证商标所有人注销部分商品”
案例14：(2018)京73行初5933号
裁判要点：引证商标因所有人申请注销已经在“家具”商品上被注销。（商标撤销公告刊登于2018年5月20日，总第1600期）。在本案诉讼程序中，原告向本院提交了商标注销公告，由于该证据属于新证据，本院予以采信。
第三部分 结语
通过对以上14种关键理由的梳理与归纳，今后申请人在面对商评委作出的驳回复审决定时，可以沿着上述思路并结合引证商标的具体情况进行全面、深入的分析，在全案分析的基础上再决定是否向法院提起行政诉讼。
附相关法律规定：
【1】《商标法》第三十条 申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。
【2】《行政诉讼法》第七十条 行政行为有下列情形之一的，人民法院判决撤销或者部分撤销，并可以判决被告重新作出行政行为：（一）主要证据不足的；（二）适用法律、法规错误的；（三）违反法定程序的；（四）超越职权的；（五）滥用职权的；（六）明显不当的。
【3】《行政诉讼法》第八十九条第三款 人民法院审理上诉案件，需要改变原审判决的，应当同时对被诉行政行为作出判决。
【4】《行政诉讼法》第六条 人民法院审理行政案件，对行政行为是否合法进行审查。
【5】《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十八条 人民法院审理商标授权确权行政案件的过程中，商标评审委员会对诉争商标予以驳回、不予核准注册或者予以无效宣告的事由不复存在的，人民法院可以依据新的事实撤销商标评审委员会相关裁决，并判令其根据变更后的事实重新作出裁决。
